CONCEPT OF DUE CAUSE CONCERNING OPPOSITION ON THE GROUND OF WELL-KNOWN TRADEMARK IN LIGHT OF JUDICIAL DECISIONS

Yıl 2018, , 419 - 444, 30.06.2018

Arzu Oğuz

https://doi.org/10.21492/inuhfd.419774

Öz

Art. 6(5) of The New Law of Industrial Property
Rights (SMK) provides that “A trademark application which is
identical with, or similar to, an earlier registered trademark or application
irrespective of whether the goods or services for which it is applied or
registered are identical with, similar to or not similar to those for which the
latter trademark is applied for, and the use of the latter trademark without
due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to the distinctive
character or the repute of the earlier trade mark due to the reputation the
earlier trademark has in Turkey; shall be refused upon opposition of the
proprietor of that earlier trademark.”  For the condition laid down by aforesaid
provision to be fulfilled, the trademark which was registered or applied for
registration earlier must have acquired a notoriety to a certain extent.

Under the provision, for the relative ground of
refusal to be applied, the trademark which is asserted as ground of refusal
must be identical with or similar to the trademark applied for. Furthermore,
registration of latter application for trademark must result in unfair
advantage of, or be detrimental to the distinctive character or the repute of
the earlier trade mark due to the reputation with certain degree of notoriety.

SMK, in contrast with former regulation under Art.
8(4) of Decree Law, No: 556, provides applicant with possibility to raise a
plea of “due cause” while setting down that the aforesaid protection can be
granted regardless of whether goods/services are identical with, similar or
indistinguishably similar to each other. Due cause is an exception to the
provision. Accordingly, even if any sign identical with or similar to the
well-known trademark is put into use relating to goods and services similar to
the ones for which the well-known trademark is registered, proprietor of
well-known trademark must tolerate the use of such sign provided that a “due
cause” is present. The criteria according to which the concept of “due cause”
that diffused in our trademark law as a fundamental exception become more of an
issue.

Anahtar Kelimeler

well-known trademark, Paris Convention, Directive 89/104/EEC, rights arising out of trademark, protection covering dissimilar goods and services, use of a sign similar to well-known trademark by third parties without due cause, Trademark, concept of due cause.

YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TANINMIŞ MARKA İTİRAZINDA HAKLI SEBEP KAVRAMI

Öz

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) md. 6/5: “tescil
edilmiş veya tescil için başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın,
Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın
sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici
karakterini zedelenebileceği hallerde, aynı ya da benzer markanın tescil
başvurusu haklı bir nedene dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı,
benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki
tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir” hükmüne yer vermiştir.
Bu koşulun gerçekleşebilmesi için öncelikle eskiden tescil edilmiş ya da
tescili için başvurulmuş markanın, Türkiye’de belli bir tanınmışlık düzeyine
yükselmesi aranmaktadır.

Hükme göre, söz konusu nispi tescil engelinin
uygulanabilmesi için; başvuru konusu marka, Türkiye’de tanınmışlık düzeyine
ulaşmış marka ile aynı ya da benzer olmalıdır. Ayrıca sonraki tarihli başvuru
konusu işaretin tescili, toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın ününden
haksız yarar sağlanmasına, onun itibarına zarar vermesine veya onun ayırt edici
karakterinin zedelenmesine neden olmalıdır. 

        Önceki düzenleme 556 sayılı
KHK md. 8/4’den farklı olarak SMK, sonraki tarihli başvuru sahibine başvuru
yapma konusunda “haklı sebep” ileri sürme imkânı tanımış, ayrıca şartların
sağlanması halinde anılan korumanın, mal/hizmetlerin aynı, benzer ya da ayırt
edilemeyecek kadar benzer olmasına bakılmaksızın uygulanabileceğini
öngörmüştür. Haklı sebep hükmün istisnasını oluşturmaktadır. Buna göre,
tanınmış marka ile aynı ya da benzer bir işaret, tanınmış markanın tescilli
olduğu mal ve hizmetlere benzer mal ve hizmetler için kullanılsa bile “haklı
sebep” varsa, tanınmış marka sahibi bu kullanıma katlanmak mecburiyetindedir.
Ciddi bir istisna olarak marka hukuku sistemimize getirilen “haklı sebep”
kavramının, özellikle yabancı mahkeme kararları ışığında hangi ölçütlere göre
uygulanması gerektiği hususu önem kazanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler

tanınmış marka, Paris Sözleşmesi, 89/104/ Sayılı Direktif, markadan doğan haklar, benzer olmayan mal ve hizmetleri de kapsayan koruma, tanınmış bir marka ile benzer olan bir işaretin haklı neden olmaksızın üçüncü bir kişi tarafından kullanılması, Marka, “haklı sebep” kavram

Kaynakça

• BOZKURT, Mustafa: Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markanın Korunması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kırıkkale 2007.
• ÇOLAK, Uğur: “Paris Sözleşmesi 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar”, Ankara Barosu FMR Dergisi, 2004, Sayı:2, 23-70.
• DI CATALDO, Vincenzo: The Trade Mark with a Reputation in EU Law - Some Remarks on the Negative Condition "Without due Cause" IIC, 2011/7, 833-845.
• DİRİKKAN, Hanife: Tanınmış Markanın Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003.
• EYÜBOĞLU, Samiye: “Tanınmış Marka”, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y.1, C.1, S.2, Ankara 2001, 109-120.
• FEZER, Karl-Heinz: Markenrecht, 3. Auflage, München 2001.
• FHIMA, Ilanah Simon: Trade Mark Dilution in Europe and the United States, Oxford University Press, New York 2012.
• İMİRLİOĞLU, Dilek: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, 556 Sayılı KHK ile Karşılaştırmalı, Ankara 2017.
• KASEKE, Elson: Trademark Dilution: A Comparative Analysis, University of South Africa, 2006.
• ÖZER, Fatma: Sınai Mülkiyet Kanunu Neler Getirdi?, Ankara 2017.
• YASAMAN, Hamdi: “Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, 2002, Sayı:2, 300-309.
• WIPO: WIPO Intellectual Property Handbook, WIPO Publication 2008.
• <http://curia.europa.eu> (Erişim tarihi 24.04.2018).
• <www.ipo.gov.uk> (Erişim tarihi 24.04.2018).
• SteinhauserRijsdijk Advocaten BV: “Inconsistencies on Comparative advertising in Benelux still apparent” World Trademark Review December/January 2010, http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/22/Country-correspondents/Netherlands-SteinhauserRijsdijk-Advocaten, (Erişim tarihi: 24.04.2018).