EXAMINATION OF THE NON-DISTINCTIVE USES OF REGISTERED TRADEMARKS BY THIRD PARTIES WITHIN THE SCOPE OF TRADEMARK RIGHT AND ITS EXCEPTIONS IN THE LIGHT OF THE COURT OF JUSTICE OF EUROPEAN UNION

Yıl 2024, Cilt: 10 Sayı: 1, 119 - 138

Başak Karmutoğlu

https://doi.org/10.55027/tfm.1404558

Öz

Articles 9 and 14 of the Regulation 2017/1001 on the European Union Trade Mark and articles 10 and 14 of the Directive 2015/2436 on the European Union Trade Mark regulate the scope of trademark right and its exceptions which are significant for our study Also, article 7 of Industrial Property Code no. 6769 was regulated in line with these regulations.
This study examines the uses of registered trademarks by third parties other than for the purposes of indicating origin within the framework of the relevant provisions. There is an opinion in the doctrine defending that the use of a third party should not be in the form of a “use as a mark” in order to remain within the scope of honest practices. Some court decisions have supported this opinion. On the other hand, in some of its following decisions the Court of Justice of the European Union (CJEU) expanded the scope of protection granted to trademark owners by providing the right to the owner to prevent the use of the trademark if the use harms not only the origin function, but also the other functions of the trademark such as advertising and communication. This approach adopted by the court is called function theory. Thus, according to relevant decisions, the uses which do not have the purpose of indicating origin may also constitute trademark infringement. However it is claimed that the aim of reforms made in the related EU regulations is to restrict the rights of trademark owners by taking the interests of third parties and the public into account. Indeed, the function theory adopted by CJEU is not mentioned in Regulation 2017/1001 and Directive 2015/2436 on the European Union Trade Mark and non distinctive uses of trademarks by third parties are prioritized. However third parties’ uses must comply with honest practices in commercial and industrial matters to avoid infringement of the trademark.
It is important to determine what honest practices are to ascertain the scope of the trademark right. Some authors claim that honest practices can not be considered in cases where there is a “use as a mark”, but generally the criteria of “use as a mark” is insufficient for the determination of honest practices. Especially for non-traditional trademarks, such as color marks or three-dimensional marks, it is very difficult to determine whether the use of a third party is a “use as a mark” or not. As a matter of fact, it can be understood from CJEU decisions that a broader interpretation is made than the criteria of “use as a mark” in the determination of honest practices, the court interprets “honesty” from a broader perspective by taking the interests of trademark owners, third parties and the public into account as well as some empirical elements regarding the issue. Accordingly, even if the use of a third party is a distinctive use, in accordance with the CJEU decisions, that use can remain within the scope of honest practices by evaluating the third party’s intention and whether the third party has made any effort to avoid any harm to the trademark. In this respect, this study examines the non-distinctive uses of a registered trademark by third parties within the scope of trademark owners’ rights and its exceptions based on CJEU decisions.

Anahtar Kelimeler

trademark infringement, fair use, trademark use, function theory, scope of trademark right

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TESCİLLİ MARKALARA İLİŞKİN OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN VE AYIRT EDİCİ NİTELİKTE OLMAYAN KULLANIMLARIN MARKA HAKKININ KAPSAMI VE İSTİSNALARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz

Marka hakkının kapsamı ve istisnalarına ilişkin olarak konumuz açısından önem arz eden düzenlemeler 2017/1001 sayılı Avrupa Birliği Marka Tüzüğü’nün 9. ve 14. maddeleri ile 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifi’nin 10. ve 14. maddelerinde ve yine bu hükümlere paralel olarak düzenlenen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 7. maddesinde yer almaktadır.
Çalışmamız açısından önemli olan husus, tescilli markanın üçüncü kişiler tarafından ayırt edici nitelikte olmayan kullanımlarının ilgili madde hükmü çerçevesinde incelenmesidir. Doktrinde marka hakkına tecavüzden söz edilebilmesi için üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen kullanımın “markasal kullanım” olması gerektiğini savunan bir görüş mevcuttur. Bu görüş birtakım mahkeme kararları ile de desteklenmiştir. Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) tecavüzün tespitine yönelik sonraki tarihli kararlarında ise marka sahibine tanınan korumanın genişletildiği ve markanın yalnızca köken gösterme fonksiyonuna değil, aynı zamanda reklam, iletişim gibi diğer fonksiyonlarına da zarar verilmesi halinde üçüncü kişi kullanımlarının marka sahibi tarafından engellenebileceği görülmektedir. Mahkeme tarafından benimsenen bu yaklaşım fonksiyon teorisi olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda ilgili kararlar gereği, ayırt edici nitelikte olmayan birtakım kullanımlar da marka hakkına tecavüz fiili oluşturabilmektedir. Bununla beraber, AB’de yapılan mevzuat değişiklikleri ile marka sahibinin haklarının üçüncü kişilerin ve genel olarak toplumun menfaatleri de gözetilerek kısıtlanmak istendiği öne sürülmektedir. Gerçekten de 2017/1001 sayılı AB Marka Tüzüğü ve 2015/2436 sayılı AB Marka Direktifi’nde ABAD tarafından benimsenen fonksiyon teorisinin mevzuata alınmadığı ve tescilli markaların üçüncü kişiler tarafından ayırt edici nitelikte olmayan kullanımlarında, üçüncü kişilerin ihtiyaçlarına daha fazla önem verildiği görülmektedir. Lakin üçüncü kişi kullanımlarının tecavüz niteliği taşımaması için bunların ticari ve sınai konulardaki dürüst uygulamalara uygun olması gerekir.
Dürüst uygulamaların tespiti de marka hakkının kapsamını belirleme açısından oldukça önemlidir. Birtakım yazarlar markasal kullanımın bulunduğu durumlarda dürüst uygulamalardan söz edilemeyeceğini öne sürmektedir; fakat markasal kullanım ölçütü çoğu zaman dürüst uygulamaların tespiti açısından yetersiz kalmaktadır. Özellikle de geleneksel olmayan marka türlerinden olan renk markaları ve üç boyutlu markalar gibi markalarda üçüncü kişi kullanımlarının markasal bir kullanım olup olmadığını tespit etmek oldukça güçtür. Nitekim ABAD kararlarına bakıldığında da dürüst uygulamaların tespiti açısından markasal kullanım ölçütünden daha geniş yorum yapıldığı, burada marka hakkı sahibinin menfaatlerinin yanı sıra üçüncü kişilerin ve kamu menfaatinin de dikkate alınarak geniş bir bakış açısı ile hareket edildiği ve konuya ilişkin somut birtakım verilerin de dikkate alındığı görülmektedir. Buna göre, üçüncü kişi kullanımı ayırt edici nitelikte olsa dahi ABAD kararları gereği, üçüncü kişinin niyeti ve markaya zarar vermemek için herhangi bir çaba gösterip göstermediği de dikkate alınarak kullanımı yine dürüst kullanım kapsamında kalabilecektir. Bu sebeplerle çalışmada, ABAD kararları esas alınarak, tescilli bir markanın üçüncü kişiler tarafından ayırt edici nitelikte olmayan kullanımları marka hakkının kapsamı ve istisnaları çerçevesinde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler

marka hakkına tecavüz, dürüst kullanım, markanın kullanımı, fonksiyon teorisi, marka hakkının kapsamı

Kaynakça

• Anemaet L, ‘Which Honesty Test for Trademark Law? Why Traders’ Efforts to Avoid Trademark Harm Should Matter When Assessing Honest Business Practices’ (2021) 70(11), GRUR International 1025-1042.
• Arıkan Ö, ‘Revisiting the Conflict Between the European Trade Mark Rights and Parallel Importation’ (2015) (64), Rekabet Dergisi 3-26.
• Arkan S, (2000), ‘Marka Hakkına Tecavüz-İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu?’ (2000) 20(3), BATİDER 5-13.
• Ayhan R, Çağlar H, Yıldız B ve İmirlioğlu D, Sınai Mülkiyet Hukuku (Adalet Yayınevi 2021).
• Balık İ ve Bektaş İ, ‘Markanın Koruma Kapsamının Belirlenmesinde Ayırt Edicilik Gücünün Etkisi ve Tanınmış Markanın Zayıf Unsurunun Durumu -McDonald’s Kararları Yönünden Bir İnceleme-‘ (2019) 5(1), Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1-18.
• Başbüyük İ, Marka Hakkının İhlalinden Doğan Cezai Sorumluluk (2. Baskı, Adalet Yayınevi 2018).
• Bilge ME, ‘Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas’ (2015) 1(2), Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 7-22.
• Bonomo V and Magnani P, ‘Non-Distinctive Uses of a Trademark: The CJEU’s “Function Theory” (and Its Adoption by Italian Courts) – Future Prospects in Light of EU Trademark Law’ (2022) 53(5) IIC 685-700.
• Bozkurt B, ‘Markanın Dürüst Kullanımı’ (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020).
• Büyükkılıç G, ‘Avrupa Birliği ve Türk Marka Hukuku Doktrini ve Yargı Kararları Işığında Dürüst Kullanım Savunmasının Koşullarına İlişkin Bazı Tespit ve Değerlendirmeler’ (2023) 9(2), Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 199-218.
• Büyükkılıç G, Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması (On İki Levha Yayıncılık 2019).
• Cederlund K and Hansson P, ‘Non-Traditional Trade Marks: Unauthorised but Permitted Use’ in Jeremy Phillips (ed), Trade Marks at the Limit (Edward Elgar Publishing 2006) 265-276.
• Çağlar H, Marka Hukuku Temel Esaslar (Adalet Yayınevi 2015).
• Çakır AC, Özboyacı A ve Demirkapı E, ‘Marka, Ticaret Unvanı ve İşletme Adının Birbirleriyle Karıştırılma Tehlikesine Karşı Korunması’ (2021) 7(1) Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 37-67.
• Çamlıbel Taylan E, Marka Hakkının Kullanımıyla Paralel İthalatın Önlenmesi (Seçkin Yayıncılık 2001). Çolak U, Türk Marka Hukuku (5. Baskı, On İki Levha Yayıncılık 2023).
• Garcia-Pérez R, ‘Some Certanties and Some Uncertanties in European Union Trade Mark Law’ (2023) 72(11), GRUR International 1018-1029.
• Gielen C and Verschuur AM, ‘Adidas v. Marca II: Undue Limitations of Trade Mark Owner’s Rights by the European Court of Justice’ (2008) 30(6), European Intellectual Property Review 254-258.
• İmirlioğlu D, Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi (Adalet Yayınevi 2018). Karmutoğlu B, Geleneksel Olmayan Markaların Tescili (On İki Levha Yayıncılık 2023).
• Keser Y, ‘Marka Hukuku’nda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma’ (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014).
• Kur A and Senftleben M, European Trademark Law A Commentary (Oxford University Press 2017).
• Kur A, ‘Trade Marks Function, Don’t They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles’ (2014) 45(4), IIC 434-454.
• Kur A, 'Yellow Dictionaries, Red Banking Services, Some Candies, and a Sitting Bunny: Protection of Color and Shape Marks from a German and European Perspective' in Irene Calboli and Martin Senftleben (eds), The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives (Oxford University Press 2018) 89-106.
• Özkan Üner Z, ‘Markaların Anahtar Kelime Reklamlarında Kullanımına İlişkin Kısa Bir Değerlendirme’ (2021) 16(183) Terazi Hukuk Dergisi 2202-2215.
• Senftleben M, ‘Function Theory and International Exhaustion – Why Is It Wise to Confine the Double Identity Rule to Cases Affecting the Origin Function’ (2014) 36(8), European Intellectual Property Review 518-524.
• Shemtov N, ‘”Trademark Use in Europe”: Revisiting Arsenal in the Light of Opel and Picasso” (2007) 2(8), Journal of Intellectual Property Law & Practice 557-563.
• Smith G, ‘Honest Commercial Use in Light of the ECJ’s Gerolsteiner Ruling’, in Jeremy Phillips (ed), Trade Marks at the Limit (Edward Elgar Publishing 2006) 137-146.
• Tekinalp Ü, ‘Markanın Üçüncü Kişi Tarafından Kullanılması’, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan (Beta Basın Yayın 1998) 633-644.
• Tekinalp Ü, Fikri Mülkiyet Hukuku (Beşinci Bası, Vedat Kitapçılık 2012).
• Uzunallı S, Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi ile Bağlantılı Kavramların Yorumu (Çağa Hukuk Vakfı Yayınları 2008).
• Uzunallı S, Marka Hukuku (2. Baskı Adalet Yayınevi 2021).
• Yap PJ, ‘Neither Celine Nor Gillette Is Defensible!’ (2008) 30(7), European Intellectual Property Review 286-293.
• Yasaman H ve Yasaman Z, SMK Şerhi (Ayoğlu T, Yusufoğlu Bilgin F, Memiş Kartal P ve Yüksel SH) Sınai Mülkiyet Kanunu Şerhi, C. II, (Seçkin Yayıncılık 2021).
• Yasaman Z, ‘Adwords Reklamlarda Bir Başkasına Ait Markanın Aynısının veya Benzerinin “Anahtar Sözcük” Olarak Kullanımı Tecavüz Teşkil Eder Mi? AB Adalet Divanı Kararları Işığında Tecavüz Kriterleri’, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan (On İki Levha Yayıncılık 2017) 791-830.
• Yasaman Z, Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda İnternette Marka Hakkının İhlali (On İki Levha Yayıncılık 2020).